1. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:
Обозначения не обладают различительной способностью, если они не могут ассоциироваться конкретно с Вашими товарами или услугами и используются широким кругом лиц в отношении однородных товаров или услуг. Примеры таких неохраноспособных обозначений более подробно рассмотрим далее в соответствие с подпунктами.
1.1. Вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
Например, при употреблении словосочетания «Подарочная карта» у большинства потребителей сразу возникает четкое представление о том, что это. Это карта, ресурс, который обладает рядом установленных свойств: например, наличием магнитной полосы, определенным денежным эквивалентом и т.д. Соответственно, данное словосочетание не может индивидуализировать услуги только одной фирмы, т.к. такие карты выпускаются многими участниками рынка.
1.2. Являющихся общепринятыми символами и терминами
Например, слово «кейтеринг» не может быть зарегистрировано в отношении услуг по обеспечению питания, т.к. кейтеринг — отрасль общественного питания, на практике под кейтерингом подразумевается приготовление пищи и доставка, обслуживание, сервировка, оформление стола, разлив и подача напитков гостям и т.д.
1.3. Характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта
Не подлежат регистрации слова, характеризующие товары, т.е. указывающие на их различные свойства: хлеб, вода, свежее мясо, парное молоко, самый лучший сыр и т.п. Повторимся, что такие названия не индивидуализируют Ваши услуги, а лишь указывают на товар.
1.4. Представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров
В данном пункте рассматривают регистрацию объемных товарных знаков. Многие компании регистрируют товарные знаки в виде оригинальных бутылок, коробок и других емкостей. Однако, зарегистрировать такой товарный знак можно только при наличии оригинальных (индивидуализирующих) свойств объекта. Если объект обусловлен только своим назначением, то регистрация окажется безуспешной.
Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.
Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:
1) Приобрели различительную способность в результате их использования;
Например, компания «Газпром» имеет ряд регистраций своего наименования. Однако, слово образовано от слов «газ» и «промышленность», что характеризует товары и услуги. Охрану данному бренду предоставили в виду широкой известности среди потребителей, которая сложилась из-за активного использование товарного знака.
2) Состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.
Если товарный знак состоит только из комбинации неохраноспособных элементов, то конкретное указание на товар или его характеристику пропадает, в целом комбинация элементов признается фантазийной и охраноспособной.
2. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, которые относятся к объектам, не подлежащим правовой охране в соответствии со статьей 1231.1 настоящего Кодекса, или сходны с ними до степени смешения.
Нельзя использовать любые элементы государственной символики (гербы, флаги и т.п.) в качестве товарного знака. Допускается наличие таких объектов в составе знака, если они не занимают доминирующее положение, а также имеется разрешение соответствующего органа на их использование.
3. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:
3.1. Являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
Товарный знак не должен содержать ложную информацию или вводить потребителя в заблуждение. Например, не допускается маркировка товаров названием «Московское масло», если производственные силы находятся в Самаре. Поскольку такая регистрация будет вводить в заблуждение потребителей относительно местонахождения производителя.
3.2. Противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.
Не могут быть зарегистрированы товарные знаки, например, содержащие в своем составе ругательства или призывы к аморальным действиям. Так Роспатентом было отказано в регистрации товарного знака «Pussy Riot», в виду скандальных событий данной группы.
4. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.
Нельзя зарегистрировать, например, изображение Кремля или Храма Василия Блаженного, части изображений или целые картины известных художников. Т.е. не подлежат регистрации, без соответствующего разрешения, такие объекты, которые являются памятниками истории и культуры народов России.
5. В соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, которые охраняются в одном из государств - участников этого международного договора в качестве обозначений, позволяющих идентифицировать вина или спиртные напитки как происходящие с его территории (производимые в границах географического объекта этого государства) и имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики, которые главным образом определяются их происхождением, если товарный знак предназначен для обозначения вин или спиртных напитков, не происходящих с территории данного географического объекта.
В соответствие с данным пунктом, нельзя зарегистрировать товарный знак на российского правообладателя, имеющий правовую охрану в другой стране, при этом также имеющий определенные характеристики товара, которые обусловлены его территориальным происхождением. Речь идет об обозначениях, позволяющих идентифицировать вина или спиртные напитки как происходящие с территории данного государства (производимые в границах его географического объекта). Например, Шампанское - игристое вино, произведенное во французском регионе Шампань; Коньяк - крепкий напиток, получил свое название по имени города Коньяк (фр. Cognac), Франция; Текила - крепкий мексиканский напиток из голубой агавы, производство ограничивается областями штатов Халиско, Гуанахуато, Мичоакан, Тамаулипас и Наярит.
6. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:
1) Товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию () в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;
2) Товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;
3) Товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с датой более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.
Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.
7. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.
8. Не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.
Тождественные и сходные до степени смешения товарные знаки можно выявить при проведении предварительной проверки, которую рекомендуется проводить перед подачей заявки на регистрацию.
9. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:
1) Названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака () произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;
2) Имени (), псевдониму (пункт 1 статьи 1265 ГК РФ и подпункт 3 пункта 1 ст. 1315 ГК РФ) или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника;
При использовании фамилии, псевдонима, факсимиле и др. отличительных черт известного лица, необходимо его согласие.
3) Промышленному образцу, знаку соответствия, доменному имени, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.
Положения настоящего пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектам.
10. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.
Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.
11. По основаниям, предусмотренным настоящей статьей, правовая охрана также не предоставляется товарным знакам, зарегистрированным в соответствии с международными договорами Российской Федерации.
Оптовая компания приобретает алкогольную продукцию российского и иностранного производства. Поставщиками продукции являются российские компании, ряд из них являются производителями этой продукции. До момента реализации продукция хранится на складе компании. В дальнейшем компания продает продукцию в организации розничной торговли. Одна из них запросила у компании документы, подтверждающие регистрацию или использование исключительного права на товарный знак (свидетельство на товарный знак, лицензионный договор). Компания, в свою очередь, запросила их у своего поставщика. Однако поставщик не считает необходимым представлять запрошенные документы.
Грозит ли какая-нибудь ответственность компании и организациям розничной торговли при отсутствии у них документов, подтверждающих регистрацию или использование исключительного права на товарный знак на приобретаемую алкогольную продукцию?
Товарным знаком признается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. На товарный знак, как один из видов интеллектуальной собственности, признается исключительное право, обладатель которого вправе использовать это средство индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, в том числе разрешать или запрещать другим лицам его использование (п. 1 ст. 1229, п. 1 ст. 1477, п. 1 ст. 1484 ГК РФ).
В силу ст. 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При этом ст. 1479 ГК РФ содержит также оговорку, что на территории Российской Федерации исключительное право на товарный знак действует также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации. В частности, признаются и подлежат защите на территории России товарные знаки, прошедшие международную регистрацию в соответствии с условиями Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года. Охрана, возникающая вследствие международной регистрации, предоставляется в России только в случае, когда владелец товарного знака прямо испросит об охране его знака в заявке (ст. 3-bis Мадридского соглашения, а также заявление СССР, сделанное при его подписании). При этом содержание права на товарный знак, его действие, ограничения, порядок его осуществления и защиты определяются ГК РФ независимо от положений законодательства страны возникновения исключительного права, если международным договором или самим кодексом не предусмотрено иное (п. 2 ст. 1231 ГК РФ). Независимо от регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности охраняется также товарный знак, признанный общеизвестным (ст. 1508 ГК РФ).
В иных случаях товарный знак, зарегистрированный в иностранном государстве, не подлежит правовой охране в Российской Федерации.
Размещение товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, является использованием товарного знака (пп. 1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ).
Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ). Разрешение правообладателя на использование товарного знака иными лицами может выражаться в различных формах. В частности, правообладатель может предоставить право использования товарного знака на основании лицензионного договора (п. 1 ст. 1489 ГК РФ). Кроме того, закон упоминает о возможности использования товарного знака под контролем правообладателя (п. 2 ст. 1486 ГК РФ).
Согласно ст. 1480 ГК РФ государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков). На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается соответствующее свидетельство, которое удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (ст. 1481 ГК РФ).
В силу ст. 1506 ГК РФ сведения о государственной регистрации товарного знака подлежат публикации Роспатентом в официальном бюллетене "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров". Бюллетень размещается на официальном сайте ФИПС в разделе "Официальные публикации", доступ к нему является бесплатным (п. 1.3 Положения об официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров", утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.12.2013 N 167).
Таким образом, данные Роспатента о зарегистрированных товарных знаках являются открытыми и любое лицо может с ними ознакомиться (постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 08.11.2011 N 05АП-7281/11).
Товары, на которых незаконно размещен товарный знак, являются контрафактными (п. 1 ст. 1515 ГК РФ).
На основании п.п. 2, 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, на которых размещен незаконно используемый товарный знак. Кроме того, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя возмещения убытков либо выплаты компенсации:
- в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения, или
- в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
Помимо этого, ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за реализацию товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, в виде административного штрафа на граждан в размере однократного размера стоимости товара, явившегося предметом административного правонарушения, но не менее двух тысяч рублей с его конфискацией; на должностных лиц - двукратного размера стоимости товара, явившегося предметом административного правонарушения, но не менее двадцати тысяч рублей с его конфискацией; на юридических лиц - трехкратного размера стоимости товара, явившегося предметом административного правонарушения, но не менее сорока тысяч рублей с его конфискацией (смотрите, например, постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.04.2014 N 14АП-11491/13).
Пленумом ВАС РФ в п. 8 постановления от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" разъяснено, что ст. 14.10 КоАП РФ охватывает в числе прочих такие нарушения, как введение товара, на котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) содержится незаконное воспроизведение средства индивидуализации, в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также ввоз на территорию Российской Федерации такого товара с целью его введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации. В этом же пункте разъяснено, что за нарушение, заключающееся в реализации товаров, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, к административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ может быть привлечено любое лицо, занимающееся этой реализацией, а не только первый продавец соответствующего товара. Ответственность юридического лица за совершение рассматриваемого правонарушения наступает в том числе в случае, если лицо использовало чужой товарный знак, не проверив, предоставляется ли ему правовая охрана в Российской Федерации, и (или) не проверив, осуществляет ли оно такое использование на законных основаниях (п. 9.1 названного постановления).
Во избежание негативных последствий покупателю при приобретении товара с целью его дальнейшей продажи целесообразно истребовать у продавцов документы, подтверждающие происхождение товара, а также законность использования нанесенного на товар товарного знака (решение Арбитражного суда Свердловской области от 23.12.2008 N А60-37874/2008-С9). Условие о представлении таких документов может быть внесено сторонами в текст договора купли-продажи. Отказ продавца в представлении истребуемой информации позволит впоследствии взыскать с него убытки (смотрите, например, постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 16.11.2012 N Ф04-5079/12).
Эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ Карасевич Любовь, Барсегян Артем.
В первой части заявки участники электронного аукциона обязаны указать товарный знак предлагаемой ими продукции. Но факт отсутствия в заявке этого знака не дает права на ее автоматическое отклонение.
В соответствии с нормами Закона № 44, в первой части подаваемой заявки участники электронного аукциона обязаны указать товарный знак предлагаемой ими продукции. Однако факт отсутствия в заявке этого знака не дает права отклонять ее автоматически. Прежде чем принять решение о том, что такой участник не допускается к аукциону, заказчику необходимо разобраться, действительно ли у товара имеется товарный знак. В противном случае можно нарваться на штрафные санкции в сумме до 30000 рублей.
Рассмотрим на ряде примеров из административной практики случаи, когда заказчиками как неправомерно, так и вполне законно отклонялись заявки, в которых продукция не имела товарного знака.
В первой части подаваемой заявки на проведение электронного аукциона на поставку товара необходимо указывать товарный знак (его словесное обозначение) (). Смысл такого условия заключается в том, что благодаря указанию марки обеспечивается конкретизация товара, иначе заказчику не удастся понять, что ему хотят предложить. В случае поставки товара партиями у него возникает риск получить продукцию различных товарных знаков и производителей.
Между тем, при подаче заявок участниками аукционов зачастую не прописывается товарный знак. В некоторых случаях делают они это по незнанию или даже умышленно. Однако нередко у предлагаемых ими товаров просто не имеется товарного знака. Если антимонопольная служба установит, что заявка, не содержащая товарного знака, была отклонена аукционной комиссией неправомерно, то на каждого из членов контрактной службы может быть наложен штраф в размере одного процента от НМЦК (в диапазоне 5 – 30 тысяч рублей).
Покажем, в каких случаях заявка, в которой участниками не прописан товарный знак, может быть отклонена заказчиком, а когда они, сделав это, нарушают закон.
Когда заявку, не содержащую товарного знака, надо отклонять
Всеми членами аукционной комиссии было уплачено 5,0 тыс. руб. из-за неправомерного отклонения заявки участника, не содержащей товарного знака. Если аукционная заявка без товарного знака отклоняется, то заказчиками должны быть представлены доказательства, что на самом деле такой знак имеется. На трех примерах, которые приведены в этой главе, заказчикам это сделать удалось. Во всех случаях участники не были допущены к электронному аукциону на поставку товаров по причине не указания в своих заявках товарного знака. С решением заказчиков они не согласились и направили жалобу в антимонопольную службу России.
- Вместо самой марки было указано словосочетание «товарный знак». В первом случае участником аукциона по закупке геральдической продукции в подаваемой заявке не указывался товарный знак, а было просто написано, что «товарный и упаковочный ярлыки содержат: а) штамп (товарный знак) производителя товара». На заседании Комиссии ФАС заявитель в свое оправдание предъявил свидетельство о регистрации штампа (товарного знака) (решение ФАС от 29 января 2016 г. № К-124/16). Однако такой довод сыграл против него, то есть он явился доказательством наличия товарного знака, а свидетельство на него должно быть в наличии по умолчанию. Законом № 44 предусматривается его указание в первой части подаваемой заявки. Участник не сделал этого. Антимонопольная служба приняла сторону заказчика.
- Вместо товарного знака указывается фирма-производитель. В первой части своей заявки участником электронного аукциона была указана по позициям страна происхождения и фирма-изготовитель. К примеру, пункт 7 выглядел таким образом: «Котел электрический пищеварочный КПЭМ-350-О, ОАО «Чувашторгтехника», РФ». Участник посчитал, что это и является товарным знаком. Однако на заседании Комиссии антимонопольной службы заказчиком была предоставлена информация, что оборудование ОАО «Чувашторгтехника» выпускается только под брендом Abat (решение ФАС № К-100/16 от 26 января 2016 г.). Эти сведения были получены им в ответ на запрос в ОАО «Чувашторгтехника». В итоге, поскольку у продукции, производимой этой компанией, имеется собственный товарный знак, ФАС приняла сторону заказчика.
- Указано не название, а интернет-ссылка. В первой части подаваемой участником аукциона заявки не указывался товарный знак предлагаемого изделия, а содержался текст «диктофон цифровой». Дальше шла ссылка, при переходе по которой отображался товар под брендом Olympus. Для заказчика это стало свидетельством того, что при наличии товарного знака участник не отобразил его в заявке как полагается. Комиссией ФАС действия заказчика, отклонившего заявку этого участника, были признаны правомерными (решение ФАС от 09 ноября 2015 г. № К-1495/15).
Товарный знак является обозначением для индивидуализации товаров, произведенных индивидуальными предпринимателями либо юридическими лицами. Это признание исключительного права на товар, которое удостоверяет свидетельство. Государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом власти в Государственном реестре знаков обслуживания и товарных знаков РФ.
Когда нельзя отклонять заявку, не имеющую товарного знака
На основании Закона о контрактной системе, участники электронных аукционов должны указывать товарные знаки продукции, которая предлагается к поставке, только если они имеются. На это указывается в скобках Закона № 44 (подпункт «а» , пункт 1, часть 3, статья 66).
Комиссия по закупкам не вправе отклонить заявку, если в точности не знает, имеется ли у предложенной продукции товарный знак (его словесное обозначение). Относится это к моменту, когда комиссией рассматриваются первые части заявок (протокол заказчика должен содержать причину, по которой участник не был допущен к аукциону). Это осознают далеко не все заказчики. Однако незамеченными такие ошибки не остаются: за их совершение приходится платить.
На площадке портала «Эстиматика» 29 октября 2015 года состоялся круглый стол, посвященный интеллектуальной собственности . С докладом на тему «Типичные ошибки при регистрации товарного знака и его использовании» выступила Ускова Светлана Борисовна , генеральный директор юридической компании "Усков и партнеры" . Светлана Ускова подготовила статью, в которой объяснила, каким должен быть товарный знак, как выбрать обозначение товарного знака и как правильно его использовать.
Много лет моя работа связана с интеллектуальной собственностью, с вопросами регистрации товарных знаков, консультациями по использованию товарных знаков и нарушением исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.
За время работы приходится сталкиваться с рядом типичных ошибок, которые допускают заявители и правообладатели. Не все знают, каким должен быть товарный знак, как правильно его регистрировать и использовать. Довольно часто ошибки можно предупредить и, соответственно, избежать негативных последствий.
Какие ошибки можно допустить в процессе регистрации товарного знака ?
1. Некорректно выбрать ответственное лицо
Начать мне хотелось бы с выбора контактного лица компании, ответственного за регистрацию товарного знака. Чаще всего контактным лицом является юрист или маркетолог. Это может показаться забавным, но мне приходилось общаться и с менеджерами по закупу, и с бухгалтерами, и с кадровыми работниками. Бухгалтер объяснил, что они тянули жребий, и ему досталась короткая спичка. Часто такие ответственные лица формально подходят к вопросу, не вникают в подробности, и результат может быть не самый удачный.
2. Выбрать неподходящее обозначение товарного знака
На этом этапе важно в полном объеме проанализировать информацию по охраноспособности обозначения товарного знака и возможности оспаривания регистрации товарного знака в дальнейшем.
Охраноспособность товарного знака - это его соответствие требованиям ст. 1483 Гражданского кодекса. Многие полагают, что слово из словаря не может быть товарным знаком. Это не совсем так. Самые простые слова: «солнышко», «улыбка», «забота», «счастье» - вполне отвечают требованиям охраноспособности, а значит, могут быть выбраны в качестве названия товарного знака. Указанная статья ГК достаточно объемна, но если остановиться на основных моментах, то можно сказать, что обозначение товарного знака должно быть фантазийным. Оно не должно указывать на качество или свойство товара или услуги, не должно вводить в заблуждение, не должно быть ложным. Есть еще целый ряд «не». Так же потенциальный товарный знак не должен быть тождественным или сходным с уже зарегистрированными или поданными на регистрацию обозначениями товарных знаков в отношении однородных товаров/услуг.
Также стоит обратить внимание на статью 1252 Гражданского кодекса, в которой указано, что если товарный знак похож на другое средство индивидуализации настолько, что способен ввести в заблуждение потребителей, преимущество за товарным знаком, зарегистрированным первым, либо имеющим более ранний приоритет.
Опираясь на положения вышеуказанных статей, можно рекомендовать следующий алгоритм действий при работе с новым обозначением.
- Определить значение слова. Посмотреть перевод, если он есть, а также все словарные значения. Бывает, что они неожиданны и неочевидны.
- Провести анализ информации в сети интернет, чтобы понять, использует ли кто-то данное обозначение товарного знака.
- Проанализировать информацию на сайте Федеральной налоговой службы для выявления фирменных наименований
- Провести предварительный поиск по базе товарных знаков и поданных на регистрацию обозначений.
После этого принимать решение о целесообразности подачи заявки на регистрацию товарного знака.
Итак, обозначение выбрано, оно прошло все предварительные проверки и серьезных препятствий на данном этапе не найдено.
3. Некорректно выбрать классы МКТУ при подаче заявки на товарный знак
В качестве иллюстрации приведу цитату из письма клиента: «Хотела бы уточнить, к какому классу МКТУ относятся следующие услуги: техническое обслуживание автотранспорта: автоматические мойки + дополнительный сервис (в проекте): пылесос, химчистка, торговый автомат (кофе, автомобильные мелочи), подкачка шин, долив жидкости в бачок омывателя». Так как регистрация товарного знака производится в отношении заявленного перечня товаров и услуг, который формируется на основе «Международного классификатора товаров и услуг», приведенная цитата показывает очень грамотный подход к подаче заявки.
Классификатор несовершенен, иногда нужные рубрики находятся в разных классах. Часто, например, просят заявить сувенирную продукцию, но такой рубрики нет, так как классификация происходит по материалу и по назначению товаров. Бывает, что каких-то товаров/услуг нет в стандартной редакции МКТУ. Заявитель вправе добавить необходимые формулировки.
В таблице можно посмотреть, какие интересные и «нужные» рубрики есть в МКТУ, а каких нет.
После подачи заявки на товарный знак добавить какие-то рубрики нельзя, можно только подать новую заявку, что повлечет дополнительные расходы на регистрацию товарного знака. Пример некорректного выбора классов: товарный знак «ЦВЕТОВИК».
На фото один из цветочных магазинов
А это перечень зарегистрированного товарного знака «26 - венки из искусственных цветов; цветы искусственные 31 - венки из живых цветов; растения; растения засушенные для декоративных целей; цветы живые; цветы засушенные для декоративных целей».
Некоторое несоответствие реального использования и перечня зарегистрированного товарного знака не требует комментариев.
4. Пропустить сроки ответов
После подачи заявки на товарный знак в Роспатент, заявитель часто пропускает сроки ответов на полученную корреспонденцию. Если не ответить на запрос в установленный срок, то заявка будет признана отозванной. Иногда заявитель теряет оплаченные суммы патентных пошлин, а это минимум 14200 рублей, из-за того, что не уточнил спорную формулировку в заявленном перечне или не представил какой-то запрошенный документ. Сроки ответов фиксированы, и их несоблюдение может привести к потере заявки.
5. Принять предварительный отказ как окончательный
Довольно часто заявитель воспринимает уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства как окончательный, а не как предварительный отказ. Очень часто такие предварительные отказы можно преодолеть, если подготовить аргументированный ответ.
6. Разместить неблагоприятную информацию в интернете
Бывает, что уведомление экспертизы вызвано размещением неблагоприятной информации в интернете. И делает это сам заявитель, указав, например, на своем сайте, что товар производится известной иностранной фирмой. Этот «маркетинговый ход» вызывает вполне обоснованное указание на введение потребителей в заблуждение.
Получение охранного документа не цель, и не финал работы. Любой автовладелец в большей или меньшей степени следит за своей машиной и проводит ряд профилактических действий. Так же и зарегистрированный товарный знак требует внимания.
7. Зарегистрировать товарный знак и не использовать его
Регистрация товарного знака «номинальным» владельцем влечет риск аннулирования товарного знака за неиспользование. То есть товарный знак зарегистрирован на имя правообладателя, который реально его не использует. Это может быть, например, управляющая компания или владелец бизнеса, имеющий статус индивидуального предпринимателя.
Возможность досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием предусмотрена и Парижской конвенцией об охране промышленной собственности, и Гражданским кодексом Российской Федерации. Срок действия товарного знака при «номинальном» владении - 3 года. Любое заинтересованное лицо может обратиться в Суд по интеллектуальным правам. Кроме потери товарного знака с правообладателя могут взыскать судебные расходы. Номинальный владелец, который не заключил лицензионный договор с реальным пользователем, не имеет возможности подтвердить использование товарного знака, а бремя доказывания этого факта лежит на нем.
8. Не передать активы при ликвидации юридического лица
Редко, но бывает, что юридическое лицо правообладателя ликвидируется, а передача нематериальных активов не происходит. Однажды мне пришлось общаться с собственницей бизнеса, которая зарегистрировала товарный знак, а затем последовательно ликвидировала шесть одноименных компаний. Она была очень удивлена, узнав, что товарного знака больше нет, аргументируя это тем, что все компании создавались ей единолично.
9. Забыть внести изменения в данные правообладателя
Обратимся к статье 1232 Гражданского кодекса, согласно которой правообладатель обязан уведомлять соответствующие органы об изменении относящихся к государственной регистрации результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации сведений о правообладателе: наименования или имени, места нахождения или места жительства и адреса для переписки. Риск неблагоприятных последствий в случае, если такое уведомление соответствующего федерального органа исполнительной власти не сделано или представлены недостоверные сведения, несет правообладатель.
10. Не подать новую заявку при существенном изменении логотипа/перечня
Имеет смысл не только вносить изменения в данные правообладателя, но и при необходимости подавать новую заявку на товарный знак. Такая необходимость может возникнуть при существенном изменении логотипа, как на изображении ниже, так и при изменении ассортимента товаров/услуг (перечня).
Существуют специальные сервисы для сравнения торговых знаков по изображению и для поиска сходных изображений по графическому запросу:
- edwaks.ru
- ПОИСК-ЗНАКОВ.РФ
- patentovedam.narod.ru
11. Пропустить сроки продления
Срок действия товарного знака - 10 лет от даты регистрации. Если заявление о продлении подано с пропуском установленных сроков, в государственном реестре появляется черная полоса и указывается, что срок действия товарного знака истек. Продлить его невозможно, можно только подать новую заявку.
12. Запланировать экспорт товара, но не зарегистрировать товарный знак в интересующей стране
Так же хотелось бы обратить внимание на то, что регистрация товарного знака территориальна, и если вы собираетесь экспортировать товар, то необходимо производить регистрацию в интересующих вас странах.
13. Не обратиться за консультацией к специалисту
Ну а завершить повествование хотелось бы еще одной цитатой из переписки «С недоумением получили какую-то корреспонденцию и решили обратиться к Вам за консультацией». Если есть недоумение и непонимание, всегда лучше проконсультироваться, так как подводных камней и нюансов действительно много.
Итак, для предупреждения ошибок при регистрации товарного знака и его использовании важно :
- правильно выбрать ответственного за регистрацию и использование товарного знака;
- выбрать подходящее обозначение товарного знака;
- корректно определить классы МКТУ, при отсутствии требуемых рубрик добавить необходимые формулировки;
- не пропускать сроки ответов на корреспонденцию;
- отличать предварительный отказ от окончательного;
- не размещать неблагоприятную информацию в интернете;
- использовать товарный знак;
- передать права на товарный знак при ликвидации юридического лица;
- при изменении данных правообладателя (например, адреса), внести необходимые поправки в товарный знак;
- при существенном изменении логотипа/перечня подать новую заявку на товарный знак;
- не пропускать сроки продления;
- при экспорте регистрировать товарный знак во всех странах;
- не пренебрегать консультациями специалистов.
Если у вас есть вопросы по этой теме, вы можете задать их Усковой Светлане Борисовне через
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 23.09.1992 г. № 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" товарный знак и знак обслуживания - это обозначения, способные отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц.
Товарный знак (торговая марка) - зарегистрированное в установленном порядке обозначение, присвоенное товару для его отличия от других и указания на его производителя (предприятие, фирму). Он представляет собой рисунок (символ, знак), определенное сочетание букв, чисел. Понимаемый как средство индивидуализации производителя товарный знак рассматривается как торговая марка или фирменный знак.
В данной ситуации решение заказчика можно обжаловать в антимонопольном органе. В подтверждение своих доводов к жалобе необходимо приложить сертификат и декларацию соответствия, в которых указан только производитель товара. В связи с тем, что требование о предоставлении участником размещения заказа сведений о производителе товара заказчиком не установлено, заявка участника размещения заказа полностью соответствовала требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.
Задать вопрос специалисту
Поля, отмеченные * , обязательны для заполнения.
Если вы уже регистрировались на сайте сайт, авторизуйтесь , пожалуйста!
